Criterio legale
Sono esclusi dalla protezione i segni identici o simili a un marchio anteriore, destinati a prodotti o servizi uguali o affini, se ne deriva un rischio di confusione. Solo il titolare del marchio anteriore può invocarlo.
Non si tratta di un confronto astratto dei segni, ma di stabilire se il segno posteriore pregiudica la funzione distintiva del marchio anteriore. Conta l'impressione generale nel ricordo, determinata per i marchi denominativi da suono, immagine grafica ed eventualmente significato.
Legge sulla protezione dei marchi (LPM), art. 3, 12, 31 e 32 · Tribunale federale, sentenza 4C.258/2004 del 6 ottobre 2004 (rischio di confusione YELLO)
Criteri essenziali
I criteri interagiscono: più i prodotti sono vicini, più il segno posteriore deve distinguersi. Un marchio forte ha un ampio ambito di protezione, uno debole o descrittivo un ambito ristretto, in cui possono bastare modeste differenze.
Inizio e fine della parola colpiscono più delle sillabe intermedie; gli elementi descrittivi pesano meno e le parole brevi si ricordano meglio. Per gli articoli di massa l'attenzione è minore che per prodotti specialistici destinati a professionisti.
Tribunale federale, sentenza 4C.258/2004 del 6 ottobre 2004 (rischio di confusione YELLO)
Procedura, prove e termini
L'opposizione va presentata per scritto e motivata all'IPI entro tre mesi dalla pubblicazione della registrazione, pagando la tassa nello stesso termine; non è ammessa contro un marchio geografico. Il ricorso al Tribunale amministrativo federale va interposto entro 30 giorni, senza accesso al Tribunale federale.
Se il resistente fa valere il mancato uso dopo il periodo di tolleranza di cinque anni, l'opponente deve rendere verosimile l'uso o gravi motivi. Restano aperte le azioni civili di nullità e di cessazione. Estratti del registro, prove d'uso ed eventuali sondaggi vanno raccolti presto.
Legge sulla protezione dei marchi (LPM), art. 3, 12, 31 e 32 · Legge sulla procedura amministrativa (PA), art. 50 · Legge sul Tribunale federale (LTF), art. 73
Fonti
Ricerca svolta con Omnilex e rielaborata per questo articolo. Informazioni generali sul diritto svizzero. La valutazione di un caso concreto dipende dai fatti e dal diritto applicabile.